昨年（令和５年）の４月１日から「原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止の運用」が開始されました。

これは、原出願が拒絶査定後で、かつ拒絶査定不服審判請求が行われた分割出願に対して、申請があったものについては、原出願の前置審査又は審判の結果が判明するまで当該分割出願の審査を中止するというものです。

端的に言いますと、拒絶査定不服審判の請求と同時に分割出願を行った場合には、申請さえすれば、親出願の結果が出るまで分割出願の審査を止めることができるというものです。

では、一体どんな時に利用するのか。典型的な利用場面を説明致します。

特許出願の審査を進めていくと、拒絶査定を受けてしまった後に、拒絶査定不服審判を請求し、審査結果に不服を申し立てる場合があります。拒絶査定不服審判では、審判官合議体が再度出願に係る発明の特許性の有無を審理しますが、拒絶査定不服審判を請求した後には、補正や分割出願を行う機会がないまま、審判においても拒絶と判断されてしまう可能性があります（あくまで、可能性であって、必ず機会がないというわけではありません）。拒絶査定不服審判で拒絶と判断されてしまうと、その後に権利化を目指す方法がないわけではありませんが、金銭面や労力等を考慮して権利化を断念せざるを得ないことが多いです。

このように、拒絶査定不服審判で拒絶と判断されてしてしまうと権利化できない可能性が高いことから、拒絶査定不服審判の請求と同時に原出願と同内容の分割出願を行うことがあります。これは、補正や分割等の手を打つことができずに拒絶となってしまう可能性のある出願の保険として、分身の出願を残しておくようなイメージです。

分割出願については基本的にまた最初から審査が開始されますので、分割出願を行っておけば、万が一親出願の拒絶が確定してしまっても、分割出願で再度審査を受け、権利化に再チャレンジすることができます。

「原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止の運用」は、このような、拒絶査定不服審判の請求と同時に、保険として分割出願を行う場面で利用することが考えられます。

「原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止の運用」が開始される前には、親出願の審判と、分割出願の審査とが平行して行われていました。結果、親出願の審判よりも、分割出願の審査の方が先に進んでしまい、せっかく保険で残しておいた分割出願が、親出願の審理結果が出たころには、審査に対応したことで親出願の審判での審理結果をうまく活かせない状態になっている、なんてことが起こり得ました。

そのような事態を防ぐために導入されたのが「原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止の運用」です。

「原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止の運用」が適用されれば、親出願の結果が出るまで分割出願の審査を止めることができますので、上記のような問題が発生せずに、原出願の拒絶査定不服審判の結果を踏まえて分割出願の対応を検討できます。このように、この運用を利用することで、より戦略的に権利化を進めることができるようになるというメリットがあるわけですので、拒絶査定不服審判と同時に分割出願を行う場合には、ぜひ申請したい運用です。

最後に、「原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止の運用」の申請手続きですが、本運用を申請する場合、分割出願の審査請求日から起算して5開庁日以内に、上申書を提出するとともに、専用フォームより情報を送信する必要があります。

上申書や専用フォームの記載例や、専用フォームへのリンクは、以下の特許庁のページに記載してありますので、ご参照ください。

https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/general/bunkatu-shutugan_chushi.html

弁理士　藤澤　厚太郎

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