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<弁理士コラム>米国に商標出願をする際に気を付けなければならないこと

≪使用主義の採用≫
日本が登録主義を採用しているのに対し、米国は使用主義を採用しています。使用主義では、商標を使用することによって権利が発生します。つまり、米国内で商標を使用することを前提に商標登録を受けることができ、また、商標を継続的に米国内で使用することにより、その商標を独占的に使用する権利を得ることができます。

≪使用主義の特徴と登録の意義≫
米国では、使用主義を採用しているため、未登録商標であっても先に使用していれば権利が発生します。しかしながら、この権利は、商標の「使用の範囲内」に限られるので、使用している地域にしか効力が及ばず、また、効力の及ぶ商品・サービスも使用している範囲に限定されます。
これに対し、米国に商標出願をして登録されれば、米国の一部の地域でしか使用していなくても、米国全土において効力を及ぼすことができ、また、登録商標を米国内で継続的に5年間使用することにより、たとえ出願前から使用されている未登録商標があったとしても、その使用によって商標権が無効になることはありません(不可争性の獲得)。

≪使用宣言書と使用証拠の提出≫
日本等の登録主義を採用している国と最も異なる点の一つは、使用宣言書と使用証拠を提出しなければならない点です。この使用宣言書等の提出時期は、出願の種類にもよりますが、日本のお客様の場合、登録から5~6年の間に訪れると考えていいでしょう。
なお、使用宣言書等を提出しない場合には、登録が取り消される場合があるため、注意が必要です。

●使用宣言書
米国内で登録商標を指定商品等に使用していることを宣言する必要があります。この際、米国内で5年以上登録商標を継続的に使用している場合には、その旨の宣言も行うことにより、上述した「不可争性」を獲得することができます。
また、米国で使用していない指定商品等が含まれている場合には、それらを削除する必要があります。

●使用証拠
商品については、以下のようなものが使用証拠として挙げられます。
なお、色付き商標で登録されている場合には、使用している商標の色も登録商標と同一でなければならない点に注意が必要です。
(1) 商標が付された商品の写真
(2) 商品のラベルやタグに商標が付されている写真
(3) 商品のパッケージに商標が付されている写真
(4) 商品のオンラインショッピングサイトのキャプチャー画像
  オンラインショッピングサイトは、そのサイトの該当部分のキャプチャー画像を使用証拠として提出することが可能です。
  企業の英語版WEBサイトは、登録商標が表示されているものであっても、商品の値段や注文フォームが設けられていない場合には使用証拠とならないため、注意が必要です。
(5) 通販カタログの写真
  通販カタログは、そのカタログの該当部分の写真を使用証拠として提出することが可能です。
  取り扱い商品が記載されているのみで、商品の値段や注文フォームが含まれていないカタログの場合、使用証拠となりませんので注意が必要です。

≪最後に≫
使用主義を採用している米国の商標権制度は、登録主義を採用している他の国と、多くの点で異なります。
オリーブ国際特許事務所では、米国をはじめ、欧州、アジア各国等への商標出願について、経験豊富な弁理士がご相談に応じています。いつでもお気軽にご相談ください。

 

弁理士 川上美紀

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